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CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES À L'EXPORTATION :
CHOIX ET PROTECTION DE LA MARQUE DE COMMERCE

Par Isabelle Deshaies

Les entreprises exportatrices doivent tenir compte de la marque de commerce que portent leurs produits et ce, très tôt dans le plan d'exportation. La disponibilité, la langue, le processus de reconnaissance des droits et le budget sont parmi les éléments cruciaux à considérer.

LE CHOIX DE LA MARQUE

Disponibilité
Pour s'assurer que la marque est disponible dans tous les pays visés, incluant le Canada, des recherches de disponibilité doivent être effectuées. Si la marque n'est pas disponible dans un ou plusieurs pays, l'exportateur doit choisir une autre marque soit pour tous les pays visés, ou uniquement pour les pays où la marque n'est pas disponible. La recherche de disponibilité devrait être effectuée par un agent de marques agréé, ¹ professionnel reconnu comme ayant les connaissances nécessaires à l'analyse et à l'appréciation de la marque selon la Loi en vigueur.

Caractère enregistrable
Pour être considérée une marque de commerce et être employée à ce titre, la marque doit répondre à des critères précis, tels que ne pas être un nom, être descriptive, etc. ou autrement interdite. Ainsi, un mot scandaleux n'est pas enregistrable mais le caractère scandaleux d'un mot sera considéré différemment selon le pays et la culture de ce dernier. Par conséquent, une marque peut être autorisée dans un pays alors qu'elle sera refusée dans un autre. Il est donc recommandé de vérifier également si la marque est enregistrable. Ici encore, seul l'agent de marques agréé est en mesure de se prononcer sur le caractère enregistrable de la marque selon la Loi applicable.

Considérations linguistiques
Tenir compte de la langue des pays visés est également déterminant. Un exportateur peut voir un avantage commercial à exporter sa marque dans sa langue d'origine, alors qu'une autre marque aura un impact commercial plus important si elle est retranscrite dans la langue locale. Aussi faut-il vérifier la traduction locale de la marque lors des recherches de disponibilité et au moment de l'enregistrement.

RECONNAISSANCE DES DROITS

Lorsque la marque est enregistrée, le titulaire inscrit est reconnu comme étant le propriétaire de celle-ci. Le certificat d'enregistrement est une preuve dite « prima facie » du titre de propriété sur la marque. Cette preuve est quasi-incontestable. Si quelqu'un entend contester le titre de propriété sur la marque, il doit s'adresser aux tribunaux. La complexité du processus et les coûts y associés varient selon le pays.

Certains pays reconnaissent, en vertu du droit coutumier (Common Law), que le premier utilisateur d'une marque est celui qui détient les droits sur celle-ci. La preuve de l'emploi antérieur de la marque doit être faite pour stopper son usage illégal par un tiers. Cependant, certains pays ne reconnaîtront les droits sur la marque que lorsque celle-ci est enregistrée.

Bien que le titre de propriété sur une marque enregistrée de façon illégitime peut être contesté devant les tribunaux, les coûts élevés et les délais de procédure dissuadent souvent le titulaire légitime qui préfère renoncer à son droit.

Pour les raisons qui précèdent, il est préférable d'entamer les procédures d'enregistrement de la marque avant sa mise en marché et le début des négociations avec des partenaires d'affaires.² L'annonce de sa marque lors de missions commerciales et salons internationaux comprend également sa part de risques et il est avisé de produire sa demande avant l'événement.

PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT

Les procédures d'enregistrement sont similaires dans tous les pays. En essence, le principe du premier arrivé premier servi s'applique. Lorsque la demande d'enregistrement est produite, elle est soumise à un examen, publiée, admise puis enregistrée. Les délais varient considérablement selon les pays. ³

La marque peut être refusée à l'étape de l'examen ou faire l'objet d'une opposition suite à sa publication. Par ailleurs, même enregistrée, le droit sur la marque peut s'éteindre si son propriétaire a cessé de l'utiliser. Il est également possible de faire radier l'enregistrement s'il est démontré qu'il a été octroyé sur de fausses bases ou de façon illégitime.

BUDGET

Un budget adéquat doit être prévu pour la vérification et la protection de la marque dans chaque pays visé. Les coûts varient selon le pays et le taux de change en vigueur. Cette question doit être abordée avec l'agent de marques au moment du plan d'exportation pour s'assurer que les procédures mèneront à l'enregistrement. L'arrêt des procédures en cours se solde par l'abandon de la demande où le requérant est sans droit et ne pourra vraisemblablement pas être remboursé pour le travail déjà effectué et les taxes versées.

L'exportateur qui n'a pas à sa disposition le budget nécessaire à la protection de sa marque devrait retarder l'introduction de son produit jusqu'à ce qu'il ait déposé sa demande d'enregistrement.

AUTRES CONSIDÉRATIONS LÉGALES

Les éléments ci-haut sont d'autant plus importants dans le cadre des relations avec les partenaires d'affaires. En effet, avant même de se manifester dans le pays visé, l'exportateur devrait déposer sa marque de manière à éviter de se la faire voler, entre autre suite à une mission commerciale ou à des négociations avec un partenaire d'affaires potentiel. De plus, ce dernier devrait être clairement informé par écrit que la marque appartient à l'exportateur et qu'il ne peut se l'approprier.

D'autre part, si la marque n'est pas enregistrée et que les droits sur la marque ne sont pas confirmés, cela peut nuire aux négociations avec les partenaires d'affaires potentiels. En effet certains, mieux avisés que d'autres, refuseront de travailler à la mise en marché et à l'exploitation d'une marque de commerce non protégée. En outre, les distributeurs, licenciés, franchisés, et autres partenaires d'affaires sont susceptibles de se faire poursuivre, au même titre que le propriétaire, si la marque viole les droits de marque d'un tiers.

Enfin, l'enregistrement permettra l'inscription douanière de la marque dans les pays où un Registre a été prévu à cet effet, de manière à limiter le transit de marchandises portant des marques contrefaites.

La présente ne constitue pas un avis légal. Veuillez vous adresser à votre agent de marques pour plus d'information.

© Isabelle Deshaies
Novembre 2009

__________

1. Les agents de marques de commerce ont une formation similaire partout dans le monde. Au Canada, ces professionnels doivent avoir pratiqué au moins deux années consécutives en ce domaine et s'être soumis à un examen de compétence. Les avocats et notaires qui ont également le titre d'agent de marques ont préalablement cumulé un minimum de deux années consécutives de pratique active en ce domaine. À compter de 2010, tout avocat et notaire devra se soumettre à l'examen de compétence, en plus de cumuler les deux années consécutives de pratique règlementaires, pour être agréé agent de marques.

2. Toutefois, certains types de marques de commerce ne peuvent faire l'objet d‘une demande que lorsqu'elles ont d'abord été employées, tels que les signes distinctifs et les marques de certification.

3. Au Canada il faut compter 18 à 24 mois pour obtenir le certificat d'enregistrement à compter de la date du dépôt. Le délai peut être plus long si des rapports d'examen sont émis ou des oppositions soulevées.

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